Лицензионный договор/составление и экспертиза

1. Общие положения

1.1. По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (ст.1235 ГК РФ).

1.2. Результатами интеллектуальной деятельности (РИД) и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

  • произведения науки, литературы и искусства;
  • программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ);
  • базы данных;
  • исполнения;
  • фонограммы;
  • сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания);
  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • селекционные достижения;
  • топологии интегральных микросхем;
  • секреты производства (ноу-хау);
  • фирменные наименования;
  • товарные знаки и знаки обслуживания;
  • наименования мест происхождения товаров;
  • коммерческие обозначения.

1.3. Лицензия представляет собой разрешение (согласие) автора или правообладателя РИД (лицензиара) на использование РИД другой стороной (лицензиатом) в предусмотренных договором пределах.

1.4. Виды лицензий (ст.1236 ГК РФ):

  • неисключительная - предоставление лицензиату права использования РИД или СИ с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам;
  • исключительная - предоставление лицензиату права использования РИД и СИ без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2. В какой форме заключается лицензионный договор?

2.1. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если ГК РФ не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность.

В отдельных случаях допускается заключение лицензионного договора:

1) в устной форме, о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании (п.2 ст.1286 ГК РФ)

2)  в упрощенном порядке путем совершения конклюдентных действий:

  • на использование произведения науки, литературы или искусства, может быть заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия). Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед началом использования соответствующего произведения. В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет считаться акцептом ее условий.
  • на использование программы для ЭВМ на условиях простой (неисключительной) лицензии. То есть путем присоединения к лицензионному договору при загрузке или установке программного продукта (так называемые оберточные лицензии). При загрузке программного продукта пользователь проставляет галочку в строке «Принимаю условия лицензионного соглашения». В этом случае письменная форма договора считается соблюденной (п.5 ст.1286 ГК РФ).

2.2. В большинстве случаев лицензионный договор, совершаемый в упрощенном порядке, заключается напрямую с правообладателем РИД.

3. Существенные и иные условия лицензионного договора

  • предмет договора путем указания на РИД или на СИ, право использования которых предоставляется по договору;
  • способы использования РИД или СИ;

Общий перечень способов использования произведений науки, литературы и искусства, приведен в п.2 ст.1270 ГК РФ, который является открытым.

Для объектов промышленной собственности (изобретения, полезные модели и промышленные образцы) способы использования указаны в п.2 ст.1358 ГК РФ.

Для товарных знаков - в п.2 ст.1484 ГК РФ.

Право использования РИД или СИ, прямо не указанное в лицензионном договоре (способ использования), не считается предоставленным лицензиату (п.1 ст.1235 ГК РФ).

  • условие о размере вознаграждения или о порядке его определения.

Если сторонами согласована плата за предоставление права использования РИД или СИ в твердой сумме, а также дополнительно согласован размер вознаграждения в форме процентных отчислений от дохода (выручки) (роялти-платежи), при не использовании РИД или СИ лицензиатом уплате подлежит только сумма, согласованная в твердом размере.

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование РИД или СИ не осуществлялось, то лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием РИД или СИ, а также расторгнуть договор.

  • срок и территория использования РИД.

При этом, срок и территория использования РИД не являются существенными условиями лицензионного договора. Если территория, на которой допускается использование РИД, в договоре не указана, то лицензиат вправе осуществлять его использование на всей территории Российской Федерации. В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если ГК РФ не предусмотрено иное.

Обращаем внимание на то, что, если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор в силу абз.2 п.5 ст.1235 ГК РФ считается незаключенным. Если договор признан незаключенным, большинство его условий нельзя применить, поскольку права и обязанности сторон по нему не возникают.

4. Рекомендации

Независимо от вида РИД рекомендуем дополнительно предусмотреть в лицензионном договоре в том числе:

  • право или запрет лицензиата предоставлять сублицензии;
  • порядок предоставления отчетов об использовании РИД (ст.1237 ГК РФ). Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию. Либо вовсе исключить условие о предоставлении отчетов.
  • способ передачи РИД. Невозможно по лицензионному договору использовать РИД без его передачи лицензиату. Например, программа для ЭВМ может быть передана на материальном носителе или в электронной форме по каналам связи (дистрибутив). Факт передачи РИД фиксируется актом.
  • момент возникновения права использования РИД. Как правило, с момента передачи РИД лицензиату.
  • иные условия.